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特許権と先使用権

我が社が特許を有する製品の模倣品に対して、製造・販売を停止するよう警告しました。しかし相手方から、「当社は、貴社の特許出願前から、特許製品と同内容の製品を独自に開発し、製造していたのであるから、特許権がなくても製造・販売する権利がある」との返答がきました。我が社に特許権があるのに、そうしたことが許されるものなのでしょうか？

  我が国では、特許について、ある発明について一番早く特許を出願した者が、その発明について特許を取得するという、いわゆる先願主義を採用しています。
  かかる先願主義からすると、ご質問の場合も、問題となる製品についてあなたの会社が相手方よりも先に特許を出願し、特許権を取得している以上、相手方の模倣品製造・販売行為は、形式的には特許権侵害にあたることになります。

  しかしながら、先願主義を徹底し、第三者の特許出願前から、当該特許と同じ内容の発明を実施していた者も一切当該特許と同じ内容の発明を実施できないとするのは必ずしも妥当ではないため、先願主義を採用したとしても、特許権者と、その出願前から当該特許と同じ内容の発明を実施していた者との利益を調整する必要性が生じてくることになります。

  この点、特許法第79条は、ある者が、特許権者の発明の内容を知らないで、独自に特許権者と同じ内容の発明をし、特許権者が出願した際に、すでにその発明を実施して事業を行っている場合や、その実施のための準備を行っていたような場合には、特許権者の許可なく当該発明を実施することができる（いわゆる「先使用権」が与えられる）旨規定しています。

  ご質問においては、相手方は、あなたの会社の特許出願前から、独自に特許製品と同内容の製品を開発・製造していたということですから、当該製品の製造については相手方に先使用権が認められるものと言えるでしょう。

  もっとも、ご質問にある相手方の会社は、当該製品の製造に加えて、あなたの会社の特許出願前には行っていなかった製品の販売行為にまで、先使用権が認められる旨主張しているものと思われます。では、かかる主張まで認められるのでしょうか。特許法第79条は、かかる先使用権が、「その実施または準備をしている発明および事業の目的」の範囲内において認められると規定しており、この文言の解釈が問題となります。これは、成立した先使用権がいかなる範囲で認められるのかという問題です。

  この点、上記の文言の解釈については昭和61年10月3日最高裁判決をはじめとして、様々な判例や学説があって明確な基準は確立されておらず、解釈が分かれている状態ですが、同一の発明の範囲内であれば、他の実施形態への転換も許されるとする見解も有力です。

  ご質問においても、前述したように先使用権により特許製品の模倣品を製造しうるという相手方の主張については認められると思われますが、これに加えて模倣品の販売も行い得るとする主張が認められるか否かは、上記文言の解釈によって結論が異なる可能性があるでしょう。なお、裁判において、上記先使用権の存否が争われる場合には、あなたの会社ではなく、相手方に、先使用権の存在について立証する責任が生じることとなります。

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